O que é desenho industrial?

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 95, desenho industrial é toda forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa ser aplicado em escala industrial. Além disso, o desenho industrial pode ser bidimensional (2D) ou tridimensional (3D). 

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Por que devo registrar meu desenho industrial?

Há vários benefícios de registro, sendo o mais importante, o de uso exclusivo do desenho industrial na identificação de seu produto. O ato de registrá-lo oferece direitos legais que permitem que você evite o uso indevido e não autorizado de seu desenho industrial, além de ser uma forma de incentivo ao investimento em pesquisa e desenvolvimento de formas originais, gerando inovação. 

 

Como faço para registrar meu desenho industrial?

A fim de obter um registro de seu desenho industrial no Brasil, você deve procurar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e realizar o seu pedido, que será avaliado de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 ou LPI) e demais resoluções administrativas da Autarquia federal.  

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Se os requisitos forem cumpridos, após o exame formal, seu pedido será aceito para registro e publicado na Revista da Propriedade Industrial. Caso nenhuma exigência seja realizada pelo examinador, seu pedido prosseguirá para o exame técnico, momento em que é analisada a conformidade do pedido de registro de desenho industrial com as disposições dos arts. 100 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, e, por fim, para a concessão e emissão de certificado de registro. 

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Após concedido, o registro do desenho industrial terá vigência inicial por 10 (dez) anos e poderá ser renovado por mais 03 (três) períodos consecutivos de 05 (cinco) anos, desde que realizados no devido prazo. 

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Aponte-se que o registro de desenho industrial realizado no Brasil será válido apenas em território brasileiro. Caso a empresa tenha como objetivo registrar seu desenho industrial no exterior, o requerente deverá observar os tratados internacionais existentes. Entre em contato conosco para maiores detalhes. 

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O que faz com que um desenho industrial seja registrável?

A fim de ser registrável, seu desenho industrial deve cumprir com três exigências, além de não estar compreendido no rol de proibições legais (Lei nº. 9.279/96): originalidade, servir como modelo de desenvolvimento na indústria e novidade. 

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Originalidade, pois o desenho deve ser visto como uma peça original, com uma aparência visual diferenciada em comparação aos demais elementos e padrões já existentes. Ainda, o produto solicitado precisa ter a capacidade de ser reproduzido na indústria, em todos seus aspectos e componentes dependentes.  

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Por fim, o desenho industrial deverá ser novo, ou seja, é indispensável que não se encontre compreendido na condição de técnica ou não se encontre no uso comum. Deve ser suficientemente diferenciado para ser registrado como propriedade exclusiva de um requerente. 

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É de suma importância que, antes de ser iniciado o processo administrativo de pedido de registro, seja efetuada uma busca de anterioridades por um especialista, assim como o correto preenchimento do formulário de pedido de registro, que deve obedecer às exigências legais e instituídas pelos atos normativos do INPI. 

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Quando devo registrar meu desenho industrial? 

Você pode registrar o seu desenho industrial a qualquer momento, isto é, antes ou depois de começar a usá-lo. Entretanto, é aconselhável que o registro seja pretendido o mais rápido possível, pois, segundo a LPI, em regra, somente o registro validamente expedido pelo INPI assegura o direito de propriedade sobre um desenho industrial em todo o país. 

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No entanto, reconhecemos que as necessidades individuais de cada um dos nossos clientes precisam ser consideradas de maneira cautelosa e a decisão em relação à quando (e onde) buscar a proteção de desenho industrial registrado requer uma análise de custo-benefício. 

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Devemos pesquisar outros desenhos industriais antes de depositar o meu pedido? 

Não há obrigação em conduzir pesquisas antes de depositar um pedido de concessão de registro de desenho industrial, uma vez que, no momento de analisar o processo administrativo, o examinador do INPI deverá realizar uma análise por registros e pedidos anteriores potencialmente relevantes. 

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É aconselhável realizar pesquisas administrativas de antecedentes em desenhos industriais registrados antes de peticionar um atual pedido de registro, primeiramente para determinar com maior segurança jurídica que inexiste a possibilidade de se infringir direitos de terceiros e, em segundo lugar, para verificar a probabilidade de deferimento do pedido de registro de seu próprio desenho industrial. 

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Se está interessado na condução de pesquisas de pedido de registro de desenho industrial, sugerimos que discuta sobre isso com um profissional capacitado, que possa ponderar seguramente acerca dos prós e contras de fazê-lo. 

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O que preciso dizer com o objetivo de depositar um pedido de desenho industrial registrado? 

A fim de preparar um pedido de registro de desenho industrial, precisaremos dos dados a seguir: 

• O nome e o endereço do requerente (isto é, a pessoa ou pessoa jurídica que deterá o direito); 

• Detalhes do desenho industrial a ser registrado; 

• Relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografias; 

• Indicação do campo de aplicação do objeto; e 

• Detalhes de quaisquer direitos estrangeiros anteriores para o mesmo desenho industrial a partir da qual prioridade será reivindicada, se apropriado. 

 

Destaque-se, também, que um pedido pode contemplar até 20 variações do objeto, desde que voltadas ao mesmo propósito e desde que tais variações possuam a mesma característica distintiva preponderante. 

 

Quanto isso custará? 

É difícil prever com precisão quanto um pedido de registro de desenho industrial custará em particular. Os custos dependem muito dos países onde a proteção é procurada e da gama de produtos para os quais o desenho industrial será protegido. 

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Embora nossa cobrança pela preparação e pelo depósito de um pedido de registro de desenho industrial seja fixa, os custos após o depósito podem variar, e serão mais altos se o pedido encontrar objeção e/ou requisição oficial.  

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No entanto, podemos fornecer indicações de quais custos serão e, aproximadamente, quando irão incorrer. Indicações exemplificativas de valores são fornecidas por meio de fluxogramas, assim, o profissional habilitado apresentará as indicações de custos quando for solicitado um pedido de registro de desenho industrial e te manterá informado de potenciais custos futuros, como e quando apropriado. 

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Quanto tempo levará? 

O sistema de registro do desenho industrial é diferenciado: a concessão do registro é automática e ocorre juntamente com a publicação do pedido, desde que as exigências formais sejam atendidas. O INPI não realiza um exame de mérito sobre o conteúdo do pedido, mas o titular pode solicitá-lo, mediante petição específica. 

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Supondo que não haja objeções ou requerimentos oficiais, os pedidos de registro de desenho industrial no Brasil, atualmente, levam até 12 (doze) meses para obterem concessão. Se houver objeções ao pedido de registro, o processo pode levar mais tempo, a depender da complexidade.  

As escalas de tempo em outros países podem variar consideravelmente. 

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O que acontece se alguém copiar meu desenho industrial depois de eu ter depositado um pedido de registrado? 

Inicialmente, destaque-se que, para ter ciência da correta aplicação da proteção de seu pedido de registro de desenho industrial, é necessário realizar seu monitoramento e vigilância.  

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Procedimentos de infração de desenho industrial, com base em um registro no Brasil, não podem ser realizados até que o pedido em questão tenha sido deferido, mas todos os direitos na data de concessão de registro remontam à data de depósito do pedido.  

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Se você possuir um desenho industrial registrado, poderá iniciar uma ação legal junto ao Poder Judiciário, solicitar uma liminar para interromper a atividade de terceiro infrator, além de poder requerer ressarcimento pelos danos, morais ou materiais, sofridos. Devido ao custo e à complexidade de uma ação judicial, normalmente deve ser o último recurso adotado. 

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A primeira etapa, muitas das vezes, é seu procurador fazer com que o terceiro infrator esteja ciente da realidade de fato e de direito, assim como das consequências dos atos indevidos. Isso pode resultar na interrupção da atividade ilegal sem que haja necessidade da interposição da ação legal.  

Não recomendamos que contate um transgressor em potencial por conta própria. Ações impensadas e sem o auxílio de um profissional capacitado podem trazer consequências graves nas esferas administrativas, cíveis e criminais. Experiência profissional é indispensável a fim de evitar desastrosas consequências, assim como possibilitar favoráveis resultados. 

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Destaque-se que se seu pedido administrativo ainda estiver pendente, você não poderá iniciar uma ação judicial. No entanto, você poderá realizar atos de conscientização do suposto infrator, de modo que se e quando seu desenho industrial for concedido, você poderá claramente demonstrar a sua boa-fé e, consequentemente, má-fé do terceiro infrator.  

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Uma exceção à regra ao rol de direitos conferidos ao titular do registro diz respeito a terceiro que, comprovadamente de boa-fé, utilizava o mesmo objeto em momento anterior à data de depósito do pedido, ficando autorizado a seguir com tal uso dentro das mesmas condições anteriores. 

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Novamente, recomendamos que qualquer contato que você tenha com um suposto infrator seja intermediado por um profissional habilitado. 

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Depois de depositar meu pedido de registro de desenho industrial, posso usá-lo? 

Um desenho industrial, um design de um produto, é um direito “negativo”, de modo que se você tem um registro, você é capaz de fazer as pessoas pararem de realizar algumas tarefas. O depósito de pedido de registro de desenho industrial não é assegurador de direito e propriedade e não te dá o direito de fazer nada sozinho. A decisão final quanto ao pedido administrativo de registro é essencial para delimitar direitos e deveres. 

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Como assegurar que não estou infringindo quaisquer outros direitos de desenho industrial? 

Se você está ou não infringindo direito de terceiro pode ser uma pergunta difícil de responder. Embora você possa reduzir o risco de realizar tal ato por meio da condução de pesquisas de desenhos industriais no sistema do INPI, há, com certeza, limitações inerentes às buscas de designs registrados. 

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Posso vender meu desenho industrial? 

Sim, a titularidade dos pedidos e registros de desenhos industriais pode ser transferida, total ou parcialmente, de acordo com a vontade do titular. Um desenho industrial registrado, ou um pedido, é um bem e pode ser vendido da mesma forma que qualquer outra parte de propriedade. Você pode também licenciar os direitos do seu desenho industrial e ainda usá-lo como um bem que pode ser hipotecado. Se está interessado em quaisquer transações comerciais que envolvam seus direitos de propriedade industrial, sugerimos que entre em contato com um profissional capacitado, a fim de buscar conselho adicional. 

 

ESTRUTURA DO PEDIDO

As partes mais essenciais de um pedido de registro de desenho industrial são o (I) Requerente, (II) o próprio desenho industrial, (III) sigilo do pedido e (IV) campo de atuação. 

 

• Requerente 

Um desenho industrial registrado e um pedido para registro são propriedade pessoal, portanto, o Requerente do registro deve ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica capaz de deter a propriedade no seu nome, ou seja, o direito sobre o design. 

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• Representação  

É importante solicitar seu desenho industrial exatamente como você o usa ou pretende usá-lo. O momento de apresentação do seu desenho industrial, através do pedido administrativo de concessão de registro, é fundamental, uma vez que irá determinar o alcance de seus direitos e deveres. 

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A regra geral é que, uma vez apresentado o pedido, o desenho industrial não poderá sofrer qualquer alteração, ou seja, será analisado com base no que foi inicialmente apresentado. Contudo, apesar do seu desenho industrial não poder ser alterado, existem exceções quanto a modificação de erros e de titular, por exemplo. 

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Você não poderá alterar o pedido de concessão de registro de seu desenho industrial, nem mesmo seu certificado, caso já tenha sido concedido. Assim, é necessária uma maior atenção à escolha do design e sua efetiva utilização. 

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Por fim, o título do pedido deverá indicar o objeto do registro de maneira breve, clara e concisa, sem o emprego de expressões ou palavras irrelevantes, desnecessárias ou que denotem vantagens, especificações técnicas ou características meramente qualificativas. 

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• Sigilo do pedido 

Com o sigilo, o pedido de registro de desenho industrial só será disponibilizado para análise técnica após 180 (cento e oitenta) dias do seu depósito, conservando sua data de protocolo resguardada. 

 

Contudo, apesar de poder optar pelo sigilo ou não do pedido, o requerente ainda está atrelado ao prazo de cumprimento no caso de exigências preliminares serem requeridas. Ressaltando que o não cumprimento de possíveis exigências torna o pedido inexistente. 

 

O sigilo não é automaticamente determinado, devendo ser solicitado pelo depositante e acompanhado de pagamento de taxa específica. 

 

• Campo de atuação 

Quando você solicita o registro de seu desenho industrial, você deve indicar o campo de aplicação, que tem por finalidade esclarecer a que segmento do mercado o desenho industrial pertence, detalhando a sua área de aplicação. 

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Seus eventuais direitos sobre seu desenho industrial dependerão muito da especificação do campo de atuação, portanto, você deve pensar cuidadosamente na reivindicação.  

 

• Procedimento de pedido 

Como posso conseguir proteção no mundo todo? 

Não é possível obter um registro no mundo todo, mas há maneiras de registrar um desenho industrial em mais de um país, observados os tratados internacionais. Por exemplo, o desenho ou Modelo Comunitário é um registro de desenho industrial que garantirá ao seu titular, proteção na União Europeia, assim como em todos os países que a compõe. 

 

O que é Prioridade? 

Existe um mecanismo chamado prioridade, que significa que após depositar seu primeiro pedido para um dado desenho industrial, você possui então um período de 06 (seis) meses para depositar pedidos adicionais para o mesmo desenho industrial em outros países. Cada um desses pedidos é efetivamente tratado como se tivesse sido depositado na mesma data do inicial. Dessa forma, se necessário, você pode adiar por alguns meses os custos de depositar em vários países o citado pedido. 

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Houve uma novidade no sistema de proteção de desenhos industriais no Brasil. O INPI agora aceita a reivindicação de prioridade de registros depositados em outros países e que protejam partes de objetos, sob a condição de que o depósito do pedido de registro brasileiro seja para o objeto como um todo, compreendendo a referida parte protegida no exterior. 

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Pode ocorrer algo não planejado após o registro? 

Sim, a validade de seu desenho industrial registrado pode ser desafiada a qualquer momento, incluindo após o registro. Em particular, terceiros podem solicitar a revogação ou invalidação de seu desenho industrial registrado. 

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A possibilidade de nulidade do registro está prevista nos arts. 112 e seguintes da LPI e é conhecida como Processo Administrativo de Nulidade (PAN). Através deste instrumento, o registro já deferido pode ser “revogado”, ou seja, ser reconhecido que o ato que concedeu o registro é nulo, por ter violado as disposições contidas na LPI. 

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Ainda há a possibilidade da extinção do registro do desenho industrial, conforme art. 119 da LPI. Nos termos da lei, extingue-se o registro pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120 desta Lei e pela ausência de constituição de procurador domiciliado no país, em caso de pessoa domiciliada no exterior. 

 

O que são taxas de renovação e quando devo pagá-las? 

Na maioria dos países, taxas de renovação devem ser pagas para que um desenho industrial registrado permaneça em vigor. No Brasil, um registro de design dura 10 (dez) anos a partir da data do depósito, e pode ser mantido por até 03 (três) períodos de 05 (cinco) anos, totalizando um máximo de 25 (vinte e cinco) anos, sob pagamento de taxas quinquenais de manutenção e de prorrogação. 

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As taxas quinquenais de manutenção são as retribuições às quais está sujeito o registro de desenho industrial a partir do quinto ano de sua vigência.  É a primeira taxa que deve ser recolhida após a concessão, visando à manutenção do registro. Esta taxa permite que o registro se mantenha vigente pelos próximos 05 (cinco) anos, quando se encerrará a validade inicial de 10 (dez) anos. Os pagamentos de renovação devem ser realizados quando o registro completa 04 (quatro) anos, com data limite em seu aniversário de 05 (cinco) anos. 

 

TRABALHANDO CONOSCO

 

Por que devo usar agente de propriedade industrial? 

Não é obrigatório utilizar os serviços de um agente de propriedade intelectual, no entanto, a proteção e o uso de desenhos industriais registrados é uma área complexa da lei e, portanto, há vantagens distintas em usar um profissional. Se seu desenho industrial é um ativo valioso no qual você investiu significativo tempo e dinheiro, recomendamos fortemente que você contrate um profissional capacitado. 

 

Como minhas contas funcionam? 

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• Trabalho de Carga Fixa 

Refere-se aos aspectos mais administrativos do seu trabalho, por exemplo, completar um novo pedido formado juntamente com a entrada dos detalhes do novo pedido em nosso sistema de registros e classificação.  

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• Tempo Profissional 

O tempo gasto por nossos profissionais é cobrado em honorários. Um exemplo de tempo profissional é o tempo gasto em revisão de um relatório de exame e na preparação e apresentação de uma resposta. Isso também inclui tempo gasto em reuniões, em ligações telefônicas e e-mails. Podemos responder algumas das suas perguntas rapidamente, sem enviar uma fatura. No entanto, se somos solicitados a gastar tempo profissional a fim de fornecer uma resposta, esse tempo será cobrado.  

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• Desembolsos 

Isso inclui taxas oficiais que devem ser pagas a escritórios e também pagamento das cobranças de profissionais estrangeiros, onde você tem pedidos de registro pendentes.  

 

Como posso reduzir minhas faturas? 

Um modo de reduzir suas faturas é garantir que forneça instruções em um tempo hábil quando solicitadas. Tempo gasto buscando instruções pode ser cobrado, bem como respostas tardias podem incorrer em penalidade oficial ou extensão de taxas. 

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Recomendamos que realize uma revisão regular dos seus direitos de desenhos industriais para garantir que ainda serão comercialmente relevantes para você. Se não, pode decidir abandonar um pedido pendente ou não pagar uma taxa de renovação e permitir que um registro prescreva. Se você considera desistir de um pedido, também auxiliará a evitar custos desnecessários se nos informar o quanto antes possível, assim poderemos garantir que ações de custos adicionais não incorram em um determinado caso. 

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Podem me informar um preço fixo? 

Entendemos que é difícil orçar os custos incorridos quando se trata de busca de proteção de desenho industrial. Existem várias razões pelas quais é desafiador fornecer um cronograma de preço fixo definido. 

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O montante de tempo profissional que dedicamos a um caso depende muito do fato de o pedido encontrar algum problema (ou seja, objeções oficiais e/ou de terceiros). Quando surgirem problemas, os custos serão mais altos, talvez de maneira muito significativa, do que um caso simples em que o pedido passa a ser concedido sem objeção. Se formos fornecer um preço fixo, a fim de permitir as possíveis dificuldades, pode ser um preço significantemente mais alto do que se simplesmente abordarmos as dificuldades se e quando elas aparecerem.  

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No entanto, fornecemos vários cronogramas definindo alguns custos típicos de obtenção de proteção de desenhos industriais. Além disso, antes de tomar qualquer atitude que possa incorrer em um gasto expressivo, teremos como objetivo fornecer uma estimativa antecipada e buscaremos informação se devemos proceder com o trabalho. 

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Ainda tenho dúvidas... 

Estas informações são fornecidas para fins de guia apenas. Direitos de propriedade intelectual e desenho industrial podem ser um assunto complexo e não é possível cobrir tudo dentro deste guia. Se você tiver alguma dúvida pendente ou desejar obter mais informações sobre qualquer um dos tópicos discutidos, não hesite em contatar um profissional da Msantos Propriedade Intelectual.