GUIA DE MARCAS

Marca é algo que individualiza os seus produtos ou serviços, distinguindo-o dos seus concorrentes, ou seja, é sua identidade no mercado. Assim, a marca é um sinal distintivo que pode ser uma palavra, uma logo, uma cor, um formato de embalagem, uma figura, um símbolo ou uma combinação de algumas dessas opções. 

Por que devo registrar minha marca? 

Há vários benefícios de registro, sendo o mais importante o de uso exclusivo da marca na identificação de suas atividades. O ato de registrá-la oferece direitos legais que permitem que você evite o uso indevido e não autorizado de sua marca, impossibilitando que outros usem e/ou registrem marca idêntica ou similar. 

É importante afirmar que a marca é um dos patrimônios mais valiosos de uma empresa, podendo, através de uma exploração consciente, gerar lucros constantes. E, dessa forma, com o tempo a marca passa a ser vista como referencial de qualidade de determinados produtos ou serviços. 

 

Registrei o nome da minha empresa na Junta Comercial, isso já não é suficiente? 

Não, a Junta Comercial possui capacidade de registrar apenas a razão social da sua empresa, ou seja, não é apta a proteger a sua marca. A razão social é o nome formal da sua empresa, instituto totalmente diferente da sua marca e, geralmente, composto das palavras: Ltda., S/A, EPP, ME, entre outros. Para garantir a proteção da sua marca você deve necessariamente registrá-la no órgão competente, como, por exemplo, o INPI no Brasil. 

Como faço para registrar minha marca? 

A fim de obter um registro de sua marca no Brasil, você deve procurar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e realizar o seu pedido, que será avaliado de acordo com a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 ou LPI) e demais resoluções administrativas da Autarquia federal.  

Se os requisitos forem cumpridos, seu pedido será aceito para registro e publicado para propósitos de oposição no Diário Oficial. Caso nenhuma oposição for depositada (ou o pedido não for oposto com sucesso na sua totalidade), seu pedido prosseguirá para concessão e um certificado de registro será emitido. 

Após concedido, o registro da marca terá vigência por 10 (dez) anos e poderá ser renovado, pelo mesmo período, sem limite máximo de renovações, desde que realizadas no devido prazo. 

Aponte-se que o registro de marca realizado no Brasil será válido apenas em território brasileiro. Caso a empresa tenha como objetivo registrar sua marca no exterior, deverá observar as determinações do Protocolo de Madri, tratado internacional regido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), ou a legislação interna do país alvo. 

O que faz com que uma marca seja registrável? 

A fim de ser registrável, sua marca deve possuir sinais distintivos visualmente perceptíveis, além de não estar compreendida no rol de proibições legais (Lei nº. 9.279/96). Portanto, a marca escolhida não deve ser genérica e nem de uso comum, mas sim suficientemente diferenciada para ser registrada como propriedade exclusiva de uma empresa. 

É de suma importância que, antes de ser iniciado o processo administrativo de pedido de registro, seja efetuada uma busca de anterioridades, de liberação e liberdade de uso, por um especialista, assim como o correto preenchimento do formulário de pedido de registro, que deve obedecer às exigências legais e instituídas pelos atos normativos do INPI. 

Quando devo registrar minha marca? 

Você pode registrar a sua marca a qualquer momento, isto é, antes ou depois de começar a usá-la. Entretanto, é aconselhável que o registro seja pretendido o mais rápido possível, pois, segundo a LPI, em regra, somente o registro validamente expedido pelo INPI assegura o direito de propriedade sobre uma marca em todo o país. 

No entanto, reconhecemos que as necessidades individuais de cada um dos nossos clientes precisam ser consideradas de maneira cautelosa e a decisão em relação a quando (e onde) buscar a proteção de marca registrada requer uma análise de custo-benefício. 

Devemos pesquisar outras marcas registradas antes de depositar um pedido de registro de marca? 

Não há obrigação em conduzir pesquisas antes de depositar um pedido de marca registrada, uma vez que, no momento de analisar o processo administrativo, o Examinador do INPI deverá realizar uma análise por registros e pedidos anteriores potencialmente relevantes. 

No entanto, geralmente é aconselhável realizar pesquisas administrativas de marcas registradas antecedentes antes de peticionar um atual pedido de registro, primeiramente para determinar com maior segurança jurídica que inexiste a possibilidade de se infringir direitos de terceiros e, em segundo lugar, para verificar a probabilidade de deferimento do pedido registro de sua própria marca. 

Se está interessado na condução de pesquisas de marca registrada, sugerimos que discuta sobre com um profissional capacitado, que possa ponderar seguramente acerca dos prós e contras de fazê-lo. 

O que preciso dizer com o objetivo de depositar um pedido de registro de marca? 

A fim de preparar um pedido de registro de marca, precisaremos dos dados a seguir: 

  • O nome e o endereço do requerente (isto é, a pessoa ou pessoa jurídica que deterá o direito); 

  • Detalhes da marca a ser depositada; 

  • Uma representação da marca se for uma marca figurativa, preferencialmente no formato .jpeg; 

  • Uma lista dos bens e/ou serviços que serão abrangidos pelo pedido;  

  • Detalhes de quaisquer direitos estrangeiros anteriores para a mesma marca a partir da qual prioridade será reivindicada, se apropriado. 

 

Quanto isso custará? 

É difícil prever com precisão quanto um pedido de marca registrada custará em particular. Os custos dependem muito dos países onde a proteção é procurada e da gama de produtos e/ou serviços para os quais a marca será protegida. 

Embora nossa cobrança pela preparação e pelo depósito de um pedido de marca registrada seja fixa, os custos após o depósito podem variar de poucas a muitas centenas de reais, e serão mais altos se seu pedido encontrar objeção oficial ou uma oposição de terceiros.  

No entanto, podemos fornecer indicações de quais custos serão e, aproximadamente, quando irão incorrer. Indicações exemplificativas de valores são fornecidas por meio de fluxogramas, assim, o profissional habilitado apresentará as indicações de custos quando for solicitado um pedido de registro de marca e te manterá informado de potenciais custos futuros, como e quando apropriado. 

Quanto tempo levará? 

Supondo que não haja objeções oficiais ou oposições de terceiros, os pedidos de registro de marcas no Brasil, atualmente, levam até 18 (dezoito) meses para obterem concessão. Se houver objeções ao pedido de registro ou se um terceiro depositar uma oposição, o processo pode levar mais tempo, a depender da complexidade.  

As escalas de tempo em outros países podem variar consideravelmente. 

O que acontece se alguém copiar minha marca depois de eu ter depositado um pedido de marca registrada? 

Inicialmente, destaque-se que, para ter ciência da correta aplicação da proteção de sua marca registrada, é necessário realizar seu monitoramento e vigilância.  

Procedimentos de infração de marca, com base em um signo registrado no Brasil, não podem ser realizados até que o pedido em questão tenha sido deferido, mas todos os direitos na data de concessão de registro remontam à data de depósito do pedido.  

Se você possuir uma marca registrada, poderá iniciar uma ação legal junto ao Poder Judiciário, solicitar uma liminar para interromper a atividade de terceiro infrator, além de poder requerer ressarcimento pelos danos, morais ou materiais, sofridos. Devido ao custo e à complexidade de uma ação judicial, normalmente deve ser o último recurso adotado. 

A primeira etapa, muitas das vezes, é seu procurador fazer com que o terceiro infrator esteja ciente da realidade de fato e de direito, assim como das consequências dos atos indevidos. Isso pode resultar na interrupção da atividade ilegal sem que haja necessidade da interposição da ação legal.  

Não recomendamos que contate um transgressor em potencial por conta própria. Ações impensadas e sem o auxílio de um profissional capacitado podem trazer consequências graves nas esferas administrativas, cíveis e criminais. Experiência profissional é indispensável a fim de evitar desastrosas consequências, assim como possibilitar favoráveis resultados. 

Destaque-se que se seu pedido administrativo ainda estiver pendente, você não poderá iniciar uma ação judicial. No entanto, você poderá realizar atos de conscientização do suposto infrator, de modo que se e quando sua marca for concedida, você poderá claramente demonstrar a sua boa-fé e, consequentemente, má-fé do terceiro infrator.  

Por fim, lembre-se ainda que devido à grande rede mundial e ao seu enorme alcance e pronto acesso, é ainda mais importante garantir que você também esteja protegendo sua marca online. Infração de marca online pode ser a venda de bens contrafeitos, um nome de domínio imitador ou ciberocupação. 

Novamente, recomendamos que qualquer contato que você tenha com um suposto infrator seja intermediado por um profissional habilitado. 

Depois de depositar meu pedido de marca registrada posso usá-lo? 

Uma marca é um direito “negativo”, de modo que se você tem uma marca registrada, você é capaz de fazer as pessoas pararem de realizar algumas tarefas. O depósito de pedido de registro de marca não é assegurador de direito e propriedade e não te dá o direito de fazer nada sozinho. A decisão final quanto ao pedido administrativo de registro de marca é essencial para delimitar direitos e deveres. 

Como assegurar que não estou infringindo quaisquer outros direitos de marca? 

Se você está ou não infringindo direito marcário de terceiro pode ser uma pergunta difícil de responder. Embora você possa reduzir o risco de realizar tal ato por meio da condução de pesquisas de marcas no sistema do INPI, há, com certeza, limitações inerentes às buscas de marcas registradas. 

Qual é a diferença entre ™ e ®? 

O símbolo ™ não possui significância legal. As letras ™ significam apenas que você reivindicou uma marca como sua marca, seja ela registrada ou não.  

O símbolo ® significa que uma marca é registrada. Em determinadas jurisdições, é uma ofensa falsamente representar que uma marca é registrada. Se sua marca não é registrada, você não deve utilizar o símbolo ® ou quaisquer outras palavras ou símbolos que sugerem que ela seja. 

 

Posso vender minha marca? 

Sim. Uma marca registrada, ou um pedido para registro de uma marca, é um bem e pode ser vendido da mesma forma que qualquer outra parte de propriedade. Você pode também licenciar os direitos da sua marca e ainda usá-la como um bem que pode ser hipotecado. Se está interessado em quaisquer transações comerciais que envolvam seus direitos de marca, sugerimos que entre em contato com um profissional capacitado, a fim de buscar conselho adicional. 

 

ESTRUTURA DO PEDIDO

As três partes mais essenciais de um pedido de marca registrada são o (I) Requerente, (II) a própria marca e (III) lista de bens e/ou serviços. 

 

  • Requerente 

Uma marca registrada e um pedido para registro são propriedade pessoal, portanto, o requerente do registro deve ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica capaz de deter a propriedade no seu nome, ou seja, o direito sobre a marca. 

  • Representação da marca 

É importante solicitar sua marca exatamente como você a usa ou pretende usá-la. O momento de apresentação da sua marca, através do pedido administrativo de concessão de registro, é fundamental, uma vez que irá determinar o alcance de seus direitos e deveres. 

A regra geral é que, uma vez apresentado o pedido, a marca não poderá sofrer qualquer alteração, ou seja, será analisado com base no que foi inicialmente apresentado. Contudo, apesar da marca não poder ser alterada, existem exceções quanto a modificação de erros e titular, por exemplo. 

 

Você não poderá alterar o seu pedido de concessão de registro de marca, nem mesmo seu certificado, caso já tenha sido concedido. Assim, é necessária uma maior atenção à escolha da marca e sua efetiva utilização. 

  • Lista de bens e/ou serviços 

Quando você solicita o registro da sua marca, você deve fornecer uma descrição dos bens e/ou serviços nos quais ela é ou pretende ser usada. Esses bens e/ou serviços precisam ser identificados em uma ou mais classes, descritas no sistema internacional de classificação conhecido como o “Sistema de Classificação Nice”, adotado pelo Brasil. Bens e serviços dentro desse sistema são atualmente divididos em 45 classes - 1 a 34 para bens e 35 a 45 para serviços. 

Seus eventuais direitos sobre sua marca dependerão muito da especificação de bens e/ou serviços, portanto, você deve pensar cuidadosamente sobre a faixa de bens e/ou serviços que irá reivindicar. Você deve pensar não somente em todos os bens e/ou serviços de atual interesse, como também todos os bens e/ou serviços de futuro interesse em potencial.  

No entanto, é preciso ter cuidado, pois uma especificação feita de forma muito estrita pode ser inútil, enquanto uma especificação que é feita de forma muito ampla pode muito bem convidar desafios desnecessários de terceiros.  

Ressalte-se que depois que o seu pedido de registro for depositado, você não poderá expandir sua lista de bens/serviços, apenas restringi-la. 

 

PROCEDIMENTO DO PEDIDO

Como posso conseguir proteção no mundo todo? 

Não é possível obter um registro no mundo todo, mas há maneiras de registrar uma marca em mais de um país de uma maneira econômica. Um registro de marca na União Europeia fornece proteção em todos os países que a compõe; o Protocolo de Madrid permite que você deposite um pedido que, pelo menos, cubra inicialmente diversos países signatários, permitindo economias consideráveis.  

O que é Marca Registrada da União Europeia? 

Uma Marca Registrada da União Europeia (comumente referida como “EU TM”) é um registro único que protege sua marca em todos os 28 (vinte e oito) estados-membro da União Europeia, nomeadamente: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Reino Unido. 

 

O sistema é administrado pela Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia com base em Alicante, Espanha. 

 

O que é um Registro de Protocolo de Madrid/Internacional? 

O Protocolo de Madrid é um tratado internacional relativo ao registro de marcas e administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) com sede em Genebra, Suíça, que permite o depósito e registro de marcas nos mais de 120 (cento e vinte) países que são membros do sistema.  

O Protocolo de Madrid é um sistema de processamento de pedidos de marcas, simplificado, unificado, centralizado e operado com uma única moeda e idioma, permitindo aos titulares, de uma maneira mais econômica, solicitar a extensão da proteção da sua marca simultaneamente em diversos países signatários, através de um único pedido, feito perante, em nosso caso, o INPI. 

Vale ressaltar que a OMPI apenas notifica a entrada do pedido internacional aos países designados, não sendo responsável por decidir a elegibilidade da proteção em cada um deles. É dos escritórios nacionais designados a responsabilidade de examinar o pedido de registro de acordo com sua legislação, de forma a não afetar a sua soberania. 

O que é Prioridade? 

Existe um mecanismo chamado prioridade, que significa que após depositar seu primeiro pedido para uma dada marca, você possui então um período de 06 (seis) meses para depositar pedidos adicionais para a mesma marca em outros países. Cada um desses pedidos é efetivamente tratado como se tivesse sido depositado na mesma data do inicial. Dessa forma, se necessário, você pode adiar por alguns meses os custos de depositar em vários países o citado pedido. 

Pode ocorrer algo não planejado após o registro? 

Sim. A validade da sua marca registrada pode ser desafiada a qualquer momento, incluindo após o registro. Em particular, terceiros podem solicitar a revogação ou invalidação da sua marca registrada. 

Uma das possibilidades está prevista no art. 169 da LPI e é conhecida como Processo Administrativo de Nulidade (PAN). Através deste instrumento, o registro já deferido pode ser “revogado”, ou seja, ser reconhecido que o ato que concedeu o registro é nulo, por ter violado as disposições contidas na LPI. 

Ainda, há a possibilidade da aplicação da caducidade para marcas registradas, conforme art. 142, III, ao 146 da LPI. Nos termos da lei, caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e, decorridos 05 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento a marca não estiver sendo utilizada ou tiver seu uso interrompido. 

Sua marca também pode ser revogada se ela se tornar enganosa ou genérica (isto é, o nome comum na marca para os bens e/ou serviços para os quais ela está registrada). Adicionalmente, se terceiros puderem provar que sua marca não deveria ter sido registrada em primeiro lugar, por exemplo, considerando que sua marca é descritiva dos bens e/ou serviços para os quais ela está registrada, eles podem solicitar que ela seja invalidada. 

O que são taxas de renovação e quando devo pagá-las? 

Na maioria dos países, taxas de renovação devem ser pagas para que uma marca registrada permaneça em vigor. No Brasil, um registro de marca dura 10 (dez) anos a partir da data do pedido, e pode ser renovado indefinidamente, sob pagamento de taxas, por períodos sucessivos de 10 (dez) anos. 

 

TRABALHANDO CONOSCO

Por que devo usar agente de propriedade industrial? 

Não é obrigatório utilizar os serviços de um agente de propriedade industrial, no entanto, a proteção e o uso de marcas registradas é uma área complexa da lei e, portanto, há vantagens distintas em usar um profissional. Se sua marca é um ativo valioso no qual você investiu significativo tempo e dinheiro, recomendamos fortemente que você contrate um profissional capacitado. 

 

Como minhas contas funcionam? 

  • Trabalho de Carga Fixa 

Refere-se aos aspectos mais administrativos do seu trabalho, por exemplo, completar um novo pedido formado juntamente com a entrada dos detalhes do novo pedido em nosso sistema de registros e classificação.  

  • Tempo Profissional 

O tempo profissional gasto por nossos profissionais é cobrado em honorários. Um exemplo de tempo profissional é o tempo gasto em revisão de um relatório de exame e na preparação e apresentação de uma resposta. Isso também inclui tempo gasto em reuniões, em ligações telefônicas e e-mails. Podemos responder algumas das suas perguntas rapidamente, sem enviar uma fatura, no entanto, se somos solicitados a gastar tempo profissional a fim de fornecer uma resposta, esse tempo será cobrado.  

  • Desembolsos 

Isso inclui taxas oficiais que devem ser pagas a escritórios e também pagamento das cobranças de especialistas estrangeiros, onde você tem pedidos de registro pendentes.  

Como posso reduzir minhas faturas? 

Um modo de reduzir suas faturas é garantir que forneça instruções em um tempo hábil quando solicitadas. Tempo gasto buscando instruções pode ser cobrado, bem como respostas tardias podem incorrer em penalidade oficial ou extensão de taxas. 

Recomendamos que realize uma revisão regular dos seus direitos de marcas para garantir que ainda serão comercialmente relevantes para você. Se não, pode decidir abandonar um pedido pendente ou não pagar uma taxa de renovação e permitir que um registro prescreva. Se você considera desistir de um pedido, também auxiliará a evitar custos desnecessários se nos informar o quanto antes possível, assim poderemos garantir que ações de custos adicionais não incorram em um determinado caso. 

Podem me informar um preço fixo? 

Entendemos que é difícil orçar os custos incorridos quando se trata de busca de proteção de marca. Existem várias razões pelas quais é desafiador fornecer um cronograma de preço fixo definido. 

O montante de tempo profissional que dedicamos a um caso depende muito do fato de o pedido encontrar algum problema (ou seja, objeções oficiais e/ou oposições de terceiros). Quando surgirem problemas, os custos serão mais altos, talvez de maneira muito significativa, do que um caso simples em que o pedido passa a ser concedido sem objeção. Se formos fornecer um preço fixo, a fim de permitir as possíveis dificuldades, pode ser um preço significantemente mais alto do que se simplesmente abordarmos as dificuldades se e quando elas aparecerem.  

No entanto, fornecemos vários cronogramas definindo alguns custos típicos de obtenção de proteção de marcas que podem ser vistos como um guia para os tipos de figuras e escalas de tempo envolvidos. Além disso, antes de tomar qualquer atitude que possa incorrer em um gasto expressivo, teremos como objetivo fornecer uma estimativa antecipada e buscaremos informação se devemos proceder com o trabalho. 

Ainda tenho dúvidas... 

Estas informações são fornecidas para fins de guia apenas. Direitos de propriedade intelectual e marcas podem ser um assunto complexo e não é possível cobrir tudo dentro deste guia. Se você tiver alguma dúvida pendente ou desejar obter mais informações sobre qualquer um dos tópicos discutidos, não hesite em contatar um profissional da Msantos Propriedade Intelectual. 

Se você tiver alguma dúvida pendente ou desejar obter mais informações sobre qualquer um dos tópicos discutidos, não hesite em contatar um profissional da Msantos Propriedade Intelectial.